Em decisão de relatoria do Desembargador Azuma Nishi, de 28 de agosto de 2024[1], a 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo reafirmou seu entendimento sobre um importante instituto constante da Lei 9.279/96 (“Lei de Propriedade Industrial”): o conhecido “direito de precedência”, que encontra previsão no seu art. 129, § 1º[2].
Em geral, no direito marcário, vigora o princípio da anterioridade cabendo àquele que primeiro leva a registro um sinal distintivo o direito exclusivo de usá-lo. No entanto, de acordo com o instituto do direito de precedência, aquele que de boa-fé usa uma marca no território nacional há pelo menos 6 (seis) meses antes de um determinado depósito de pedido de registro de marca terá direito de precedência ao registro.
Em termos mais simples, isso significa que, se duas empresas depositarem pedidos de registro de marca para sinais idênticos ou semelhantes, para atividades afins, e a que tiver o depósito posterior comprovar que usava aquela marca no território nacional há mais de 6 (seis) meses, o seu pedido de registro “passará na frente” na fila e a ela será conferido o direito de propriedade da marca, em prejuízo à outra que depositou antes.
Aquele que analisar cuidadosamente o artigo, entretanto, perceberá que a norma não aborda a situação similar na qual as duas empresas depositantes dos sinais conflitantes comprovam que usavam a marca há pelo menos 6 (seis) meses antes da data do primeiro depósito. Foi justamente sobre essa controvérsia que tratou o Acórdão citado, nos autos de ação entre Alpack Industria e Comercio de embalagens Ltda. (“Alpack Indústria”) e a Alpack do Brasil Indústria e Comercio de Produtos Adesivos Ltda (“Alpack do Brasil”).
Resumidamente, as duas empresas comercializavam embalagens ou materiais para embalagens sob o signo Alpack, sendo que: (i) a Alpack Indústria depositou pedido de registro da marca “ALPACK Alvarenga Embalagens” em 10 de dezembro de 2021 (obtendo a concessão do registro em 24 de janeiro de 2023), ao passo que a Alpack do Brasil só depositou pedido de registro do sinal “Alpack” em 12 de março de 2023; mas (ii) ambas as empresas demonstraram que usavam o termo “Alpack” há mais de 6 (seis) meses do primeiro depósito, sendo que a Alpack do Brasil demonstrou usar a marca há mais tempo que sua contraparte.
Nesta decisão, (assim como em outras de casos análogos, como o do precedente do STJ citado no Acórdão[3]) foi premiada a primeira depositante Alpack Indústria, reconhecida como legítima proprietária da marca em prejuízo da Alpack do Brasil, por aplicação da máxima “first come, first served”. De acordo com esse mandamento, se as duas litigantes comprovaram que usavam o termo “Alpack” há pelo menos 6 (seis) meses contados de 10 de dezembro de 2021, recairá o direito àquela que primeiro depositou.
Situações como a do conflito narrado demonstram a importância para uma empresa em pleitear registro da sua marca junto ao INPI o mais cedo possível. Caso contrário, um concorrente pode acabar por legitimamente adquirir a propriedade do sinal a título exclusivo, mesmo que tenha começado a usá-lo posteriormente.
[1] Apl. 1010850-77.2023.8.26.0071, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP – Des. A. Nishi, j. em 24/08/2024;
[2] § 1º Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.
[3] (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.787.677/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. em 6/6/2022.
